Il nome di dominio Internet non tutela il marchio

La semplice registrazione di un nome di dominio Internet non consente al titolare di opporsi all’utilizzo dello stesso nominativo da parte di terzi, a meno che non dimostri che il dominio abbia nel concreto finalità commerciali.

A stabilirlo è il Tribunale europeo nelle cause riunite T-321/11 e T-322/11. Chiamato a pronunciarsi in merito alla richiesta di registrazione “partitodellaliberta.it”, il Tribunale Ue chiarisce così aspetti di grande rilevanza in relazione al contenuto del diritto di presentare istanza di opposizione al marchio comunitario.

Secondo la giurisprudenza Ue, la registrazione di un nome di dominio costituisce una mera operazione tecnica diretta ad ottenere un accesso, uno spazio su Internet per un lasso di tempo determinato, senza comportare di per sé la prova di un utilizzo commerciale, magari in base alla considerazione della notorietà che consegue alla presenza in rete. Al fine di opporsi all’uso dello stesso nome da parte di altri soggetti, l’utilizzo commerciale deve sussistere in concreto e deve essere dimostrato da una serie di requisiti tipizzati.

Il ragionamento dei giudici comunitari ruota intorno all’articolo 8, par. 4, del regolamento 207/2009, secondo cui l’esistenza di un marchio anteriore registrato o di un segno diverso da un marchio, legittima l’istanza di opposizione solo se:

1. siano utilizzati nella normale prassi commerciale;

2. abbiano una portata non solamente locale;

3. attribuiscano al titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio più recente;

4. configurino un diritto ai segni in parola conformemente alla normativa dell’Unione o al diritto dello Stato membro in cui i segni sono utilizzati prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario.

Requisiti tutti cumulativi. Pertanto, l’ opposizione non può essere proposta quando un segno non soddisfi anche una sola delle qualificazioni richieste. Non ci si può dunque opporre alla registrazione altrui, vantando una pretesa di esclusiva e di tutela del marchio, che non può essere accordata per carenza di requisiti.

Il Tribunale si sofferma, inoltre, sul significato dell’espressione “utilizzato nella normale prassi commerciale”. Richiamando le sentenze Anheuser -Brusch/Budějovický e Grain Millers/Uami, un segno si ritiene utilizzato “nella normale prassi commerciale” quando si inserisce in un’attività commerciale finalizzata ad un vantaggio economico e non in un ambito privato. In aggiunta al criterio dell’uso, il Tribunale osserva come occorra applicare un criterio cronologico, in base alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario.

Il Tribunale rileva, infine, che lo stesso meccanismo di reindirizzo dal sito “partitodellaliberta.it” a “liberali.it”, evidenzia come quest’ultimo fosse l’unico effettivamente operativo, con contenuti propri, diversi dal dominio “popolodellaliberta.it”.